フルオレン審取

フルオレン審取
平成２３年（行ケ）第１０２２５号 審決取消請求事件
請求棄却
本件は無効審判不成立審決の取消しを求めるものです。
争点は，進歩性です。
裁判所の判断は１１ページ以下
１　取消事由１（甲１発明に基づく新規性判断の誤り）について
１－１　結論
本判決は、 この点について、原告の「審決が，甲１の実施例１において，冷却時にも攪拌が継続されていたことを前提として，攪拌を停止した甲５及び甲６を甲１の実施例１の追試として不適当とし，攪拌を継続した甲３１の３（審決乙１）及び甲３７（審決乙６）を実施例１の追試として適当であるとした判断に誤りがある」旨の主張は失当であると判断しました。
１－２　理由
１－２－１　その理由は、「甲１においては，再結晶精製方法の具体的操作方法等について，特に限定はないものの，目的物である結晶析出の際，得られた粗製品に溶媒を加え， 濾液を攪拌しながら徐々に冷却することが推奨されており，実施例１に関し，段落【００２６】に，混合溶媒に攪拌，加熱下に溶解させた後，室温まで徐々に冷却して結晶を析出させ，該結晶を濾過した旨記載され，他の実施例でも同様の工程が記載されており，特段，上記の推奨される方法とは異なる方法によることは示唆されていない以上，冷却して結晶を析出させる際にも攪拌を継続したと認めるのが合理的である」というものです。
そして、本判決は、原告の「甲１の段落【００２６】に，実施例１においては，冷却工
程において攪拌が停止されていたと解される記載部分がある旨」の主張に対し、「甲１の段落【００２１】ないし【００２６】には冷却工程において攪拌が停止された旨の記載はなく，むしろ，これらの記載を併せ読むならば，冷却工程においても攪拌が継続されていると解すべきである。 したがって，甲１の実施例１において，冷却時にも攪拌が継続されていたことを前提として，攪拌を停止した甲５及び甲６の追試は甲１の実施例１の追試として不適当と判断し，攪拌を継続した甲３１の３（審決乙１）及び甲３７（審決乙６）を実施例１の追試として適当なものと判断した審決に誤りはない」と判断しました。。
１－２－２　本判決は、さらに、原告の行った追試に関し、甲１６，甲２８（原告の実施した追試５－１の内容及び結果）によれば，オイルバスを９４．０℃まで昇温してフラスコ内部の液相部温度を９０．７℃まで加温し， 内容物を完全溶解させた後，オイルバスを外し，それ以降は空気中にて放冷し，この間，フラスコの内容物の攪拌を継続したこと，再結晶が始まった「濁り始め」は液温５５℃付近，自然放熱冷却開始後１６分程度であり，「大量析出」は液温４５ ℃付近，自然放熱冷却開始後２７分程度であること（甲２８の図２の黄色の線），得られたＢＰＥＦの融点は１６１．０℃であったことが認められる。 一方，甲３１の３，甲３４によれば，被告の実施した甲１の実施例１の追試実験において，オイルバスを９４．０℃まで昇温してフラスコ内部の液相部温度を９０． ７℃まで加温し，内容物を完全溶解させた後，オイルバスを外し，それ以降は空気中にて放冷し，この間，フラスコの内容物の攪拌を継続したこと，放冷を開始した後の時間とフラスコ内部の液相部温度の推移は，１９分後／５９．９℃，２９分後／５０．０℃，４６分後／４０．０℃，５０分後／３８．６℃（結晶析出開始）， ５６分後／３６．８℃（結晶の大量析出），１１２分後／３０．４℃，３５２分後／２４．８℃であったこと，製造されたＢＰＥＦの「示差走査熱分析による融解吸熱最大」は１０８．４℃であったことが認められる。ところで，結晶析出の際の冷却条件が，多形体の析出にとって重要な条件であることは，本件特許の優先権主張日における技術常識と認められる（甲３１の５）。そして，追試５－１と甲３１の３の追試実験とは，結晶析出の際の冷却速度において相違し，結晶析出について重要な条件において相違するから，追試５－１の結果が「得られたＢＰＥＦの融点は１６１．０℃であった」というものであったとしても，「製造されたＢＰＥＦの『示差走査熱分析による融解吸熱最大』は１０８．４ ℃であった」との甲３１の３の追試実験の結果を覆すものとはいえない。そして， 甲１には結晶析出の際の冷却条件等に関する記載ないし示唆はないから，追試５－１の結果が，本件発明の「示差走査熱分析による融解吸熱最大が１６０～１６６℃」との要件を満たすものであったとしても，本件発明が甲１発明と実質的に同一とは認められないというべきである。したがって，追試５－１の結果によっては，甲３１の３の追試方法の結果を否定することはできないとした審決の判断に誤りはなく，予断に基づくものともいえない」と判断しました。
２　コメント
本判決は、追試を行う場合の条件設定の重要性を示す一事例として参考になります。